Внесудебное банкротство ИП \ Акты, образцы, формы, договоры \ Консультант Плюс

]]>

Подборка наиболее важных документов по запросу Внесудебное банкротство ИП (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Судебная практика: Внесудебное банкротство ИП

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Внесудебное банкротство ИП Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Банкротство физических лиц: упрощенный порядок и иные нововведения 2020 года
(Митин Е.А.)
(«Имущественные отношения в Российской Федерации», 2021, N 1)Таким образом, на банкротство ИП, код ОКВЭД которых подпадает под указанные категории, также распространяется мораторий на банкротство как по общим правилам банкротства физических лиц, так и по упрощенному внесудебному порядку. Поскольку новый параграф Закона о банкротстве об упрощенном внесудебном порядке банкротства физических лиц не содержит ограничений, относящихся к ИП, можно сделать вывод о том, что индивидуальный предприниматель может также проходить процедуру внесудебного банкротства, но только в том случае, если его основной код ОКВЭД не подпадает под мораторий.

Нормативные акты: Внесудебное банкротство ИП Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ
(ред. от 30.12.2020)
«Об исполнительном производстве»4. При получении копии решения арбитражного суда о признании гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, банкротом и введении реализации имущества гражданина судебный пристав-исполнитель оканчивает исполнительное производство по исполнительным документам, за исключением исполнительных документов по требованиям об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о признании права собственности, о взыскании алиментов, о взыскании задолженности по текущим платежам. Одновременно с окончанием исполнительного производства судебный пристав-исполнитель снимает наложенные им в ходе исполнительного производства аресты на имущество должника — гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, и иные ограничения распоряжения этим имуществом.

Число банкротств российских физлиц и ИП выросло в 2020 году почти на 73% — Экономика и бизнес

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Число банкротств россиян и индивидуальных предпринимателей (ИП) выросло в 2020 году на 72,6%, при этом число корпоративных банкротств сократилось на 19,9% благодаря введенному властями мораторию, сообщает «Федресурс».

«В сегменте потребительских банкротств продолжился бурный рост. Количество граждан (включая индивидуальных предпринимателей), признанных банкротами в 2020 году составило 119 049, что на 72,6% больше, чем в 2019 году», — говорится в распространенном сообщении «Федресурса».

Отмечается, что граждане, как правило, сами инициируют собственное банкротство: в 94,5% случаев в 2020 году (90,7% в 2019 году). Доля конкурсных кредиторов в качестве заявителей упала с 7,5% до 4,6%, ФНС России — снизилась с 1,7% до 1,0%.

Всего за период существования процедуры потребительского банкротства, с октября 2015 года, до конца 2020 года несостоятельными стали 282,3 тыс. граждан РФ.

«Потребительское банкротство, в отличие от корпоративного, в нашей стране имеет реабилитирующее значение: добросовестный гражданин освобождается от долгов. Именно поэтому в кризисный период государство предприняло меры для его стимулирования, создав дополнительную процедуру внесудебного банкротства», — отметил руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин.

Корпоративные банкротства

При этом в 2020 году количество корпоративных банкротств снизилось на 19,9% к 2019 году, до 9 931, следует из сообщений арбитражных управляющих в «Федресурсе». Число введенных судами процедур наблюдения сократилось на 23,3%, до 7 775.

«Мораторий на подачу кредиторами заявлений о несостоятельности компаний и предпринимателей из пострадавших от пандемии отраслей способствовал снижению числа банкротств в 2020 году. Запрет был снят 7 января 2021, но пока число сообщений кредиторов о намерении признать компании банкротами не превышает средний уровень января 2020 года», — прокомментировал глава «Федресурса».

По словам Юхнина, за период с 8 по 11 января 2021 года, когда перестал действовать мораторий на банкротство, кредиторы опубликовали в «Федресурсе» 109 сообщений о намерении подать в суд заявления о банкротстве компаний, 41 сообщение опубликовано в отношении компаний, подпадавших под мораторий. Для сравнения, в январе 2020 года кредиторы опубликовали 2 019 сообщений.

Отмечается, что в 2020 году конкурсные кредиторы, как и годом ранее, инициировали большую часть процедур: 77,1% (78,1% в 2019 году). Доля ФНС в качестве заявителя выросла с 12,6% до 13,0%, доля должников увеличилась с 8,7% до 9,3%.

«Неопределенность экономической ситуации в стране и в мире могла привести к увеличению заявлений кредиторов о признании банкротами испытывающих временные трудности должников. Это скорее мог быть психологический момент. Мораторий же позволил снять излишнее напряжение и в сложной ситуации способствовал сохранению стабильности функционирования бизнеса», — считает замминистра экономического развития Илья Торосов.

По его словам, в 2020 году с введением моратория число банкротств компаний с января по ноябрь снизилось на 20% и составило менее 9 тыс.

Региональный и отраслевой разрезы

По данным «Федресурса», наибольшее число сообщений о введении процедур конкурсного производства в отношении компаний наблюдалось в 2020 году в Москве (2 012 сообщений), Санкт-Петербурге (729), Московской (706) и Свердловской областях (349).

Среди отраслей наибольшее число сообщений о введении конкурсного производства фиксировалось в торговле (2 583), строительстве (2 111), в сфере недвижимости (1 183) и обрабатывающих производств (1 090).

Банкротство ИП: процедура и последствия в 2019 году

Подать заявление на банкротство ИП

Грамотно составленное заявление

Чтобы индивидуальному предпринимателю подать заявление на банкротство, в заявлении с указанием всех своих официальных и контактных данных нужно указать общую сумму долга с разбивкой по статьям долга:

• на зарплату сотрудникам;
• в бюджет;
• поставщикам, другим кредиторам;
• по искам;
• по алиментам;
• по потребительским кредитам;
• по другим статьям.

При перечислении кредиторов нужно указать их данные, юридические и фактические адреса, а также сумму долга. Чтобы подать на банкротство ИП, должнику следует более подробно перечислить как образовывалась задолженность (когда, за что). Сюда нужно приложить копии договоров, кредитных обязательств, претензии из банков, исковые заявления, долговые расписки, графики по кредитным платежам, договоры по залогу собственности и т.п. К заявлению прилагаются копии извещений всем кредиторам о банкротстве ИП. Их отправляют заказными письмами.

В заявлении нужно объяснить причины, которые привели к таким долгам (у индивидуального предпринимателя их найдется достаточно, так как малый бизнес сейчас стоит на пути выживания).

Следующий абзац в заявлении нужно отвести информации о своем движимом и недвижимом имуществе с учетом жилья, строений, оборудования, основных средств, банковских счетов, депозитов и других ценностей. Для строений и других активов нужно указать их место расположения. Здесь же указывается имущество, которое находится под залогом (автомобили, основные средства, жилье, другие строения). К заявлению прилагаются копии регистрационных документов на движимое и недвижимое имущество, жилье, автомобили, земельные участки.

Если предприниматель является учредителем юридического лица, потребуется выписка из реестра акционеров.

Отдельным пунктом нужно сообщить информацию о семейном положении индивидуального предпринимателя с предоставлением копий свидетельства о браке или расторжении его, действующих брачных контрактов, судебных решений по разделу имущества, копий свидетельств о рождении детей.

Кроме этого потребуются квитанции об уплате платежей, связанных с обращением в суд, квитанция на оплату услуг финансового управляющего. Если должник неплатежеспособный, средства для арбитражного управляющего можно внести не сразу, а к началу первого судебного разбирательства. Для этого потребуется составить ходатайство об отсрочке.

Следствие процедуры банкротства индивидуального предпринимателя

Рассмотрение дела в суде

После подачи заявления на банкротство ИП с пакетом документов, назначается дата рассмотрения дела (не позже, чем через 5 дней после поступления заявления с документами в канцелярию.) Суд ставит в известность о судебном заседании:

• индивидуального предпринимателя;
• орган, инициирующий несостоятельность;
• СРО арбитражных управляющих.

Решение по заседанию принимается в течение 15-30 дней.

Развитие событий

Индивидуальный предприниматель может рассчитывать на:

• мировое соглашение;
• назначение финансового управляющего, который будет вести его дело по ликвидации долгов.

Мировое соглашение рассчитано на решение финансовых вопросов в договорном виде. В этом случае приемлемыми являются мероприятия:

• реструктуризации долгов с порядком, сроками, размером выплат;
• отказ кредиторов от претензий;
• другое положительное решение, которое позволить вернуть долги ( получение завещания, улучшение деятельности).

Если предприниматель признан банкротом, к нему предъявляется конкурсное производство (КП) с назначением конкурсного управляющего. Оно лишает должника прав на имущество.

Последствия банкротства для ИП

• Утрачивает статус индивидуального предпринимателя;
• Лишение права считаться и работать предпринимателем сроком на 5 лет;
• Может снять себя с учета в налоговой инспекции и проходить процедуру банкротства ип по налогам в качестве обычного гражданина.

Закон не лишает предпринимателя, ставшего банкротом средств для существования и жилья. Арест не накладывается на:

• единственное жилье;
• мебель, необходимые предметы обихода;
• личную одежду;
• продукты питания;
• награды, подарки.

Когда ИП будет признан банкротом, с него снимаются все долговые обязательства, полученные в ходе предпринимательской деятельности. Этот статус освобождает от любых обязательств, в том числе и от кредитных. Оно распространяется на потребительские кредиты, которые брал предприниматель, как для ведения своего бизнеса, так и для семьи.

Сколько стоит банкротство ИП с долгами?

Процедура банкротства индивидуального предпринимателя – хлопотное мероприятие. Кроме того, человек испытывает огромный дискомфорт и постоянное психологическое напряжение. Нужно иметь «железные» нервы, чтобы пройти весь путь. Благодаря поправкам от 01.10. 2015 года к Закону №127-ФЗ «О банкротстве» значительно снизилась стоимость банкротства ИП. С юристами компании Legalfront она не будет такой тяжелой и дорогой.

Спасти рядового должника – Экономика – Коммерсантъ

Круг спасаемых от банкротства лиц все больше расширяется. Как выяснил “Ъ”, суды защищают и тех должников, дела о банкротстве которых были возбуждены до введения моратория и даже до объявления пандемии. В ряде случаев кредиторам пришлось полгода ждать рассмотрения заявления, только чтобы узнать, что должника обанкротить не удастся. Закон напрямую такие ситуации не регулирует. Юристы поддерживают идею о помощи пострадавшим, но предупреждают о возможности злоупотреблений со стороны должников.

Мораторий на банкротство, введенный в России с 6 апреля на полгода, продолжает ставить новые вызовы перед судами. Согласно ст. 9.1 закона о несостоятельности, кредиторы не могут подать на банкротство должников (из списка пострадавших отраслей, системообразующих или стратегических предприятий) в период действия моратория. Кроме того, закон предусматривает, что если кредитор подал заявление о признании должника банкротом до моратория, но оно еще не было принято судом к производству, заявление возвращается кредитору.

Однако как поступать в случае, если заявление принято, банкротное дело уже возбуждено, но ни одна из процедур еще не введена, в законе не разъясняется. В результате арбитражные суды защищают от банкротства со ссылкой на мораторий и тех должников, которых кредиторы начали банкротить задолго до пандемии и мер правительства по смягчению ее последствий.

Спасение утопающих

При наличии уже возбужденного дела о банкротстве суды отказываются вводить в отношении должника ту или иную процедуру: оставить заявление кредитора без рассмотрения, приостановить или прекратить производство по делу.

В некоторых случаях с момента обращения кредитора и до рассмотрения судом вопроса о введении банкротной процедуры проходило шесть-восемь месяцев.

Так, 22 июня арбитражный суд Астраханской области оставил без рассмотрения заявление ФНС о признании банкротом ИП Олега Полянского. Само заявление было принято к производству и дело о банкротстве возбуждено еще 23 декабря 2019 года. Процедуру наблюдения суд ввести не успел, так как заседания неоднократно откладывались, в том числе по ходатайствам должника и из-за ограничений в работе в связи с пандемией. На слушании дела в июне ИП заявил о применении моратория на банкротство, ссылаясь на то, что его основным видом экономической деятельности является «торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями», на которую распространяется мораторий. Налоговики настаивали, что банкротить должника можно, ведь дело о несостоятельности возбуждено задолго до моратория.

В определении суда цитируется норма из ст. 9.1 закона, где говорится, что уведомление кредитора о намерении обанкротить должника с начала действия моратория утрачивает силу и не дает ему права обратиться в суд за инициированием банкротства (хотя в данном случае заявление подано до вступления в силу моратория). Отдельно суд сослался на пункт обзора практики Верховного суда РФ №1 от 21 апреля, разъясняющий, что обстоятельства и период возникновения долга не имеют значения для применения моратория: «Таким образом, у уполномоченного органа отсутствует право на подачу в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом в течение срока действия моратория».

Основанием стало «несоблюдение досудебного порядка урегулирования спора», под которым здесь суд, вероятно, понимает публикацию уведомления кредитора о намерении обанкротить должника.

Аналогичная судьба постигла и заявление Агентства по страхованию вкладов (конкурсный управляющий «М2М Прайвет банк»), требовавшего обанкротить ООО «Катерина Парк». 17 марта оно было принято к производству, но слушание назначили на 28 мая и потом отложили на 4 июня. Арбитражный суд Москвы, сославшись на то, что должник попадает под мораторий по основному ОКВЭД («деятельность гостиниц»), в связи с «несоблюдением досудебного порядка» оставил заявление кредитора без рассмотрения.

Похожим образом арбитражный суд Иркутской области не позволил кредитору Юрию Мельникову обанкротить ИП Александра Ревтова. Банкротное дело было возбуждено 18 марта, но слушание откладывалось из-за ограничительных мер в связи с пандемией. Когда, наконец, заседание состоялось, суд выяснил, что должник попадает под мораторий по основному виду деятельности («торговля розничная осветительными приборами в специализированных магазинах») и включен в список на сайте ФНС. Таким образом, указал суд, у кредитора «отсутствует право на подачу в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом в течение срока действия моратория» (хотя заявление подано господином Мельниковым еще в феврале). Затем суд сослался на несоблюдение досудебного порядка урегулирования спора и в итоге 3 июня оставил заявление кредитора без рассмотрения.

С мотивировкой о досудебном порядке арбитражный суд Москвы 27 мая не стал банкротить и ООО «Илим» (включен в мораторный список). Заявление АО «Национальная Продуктовая Корпорация», принятое к производству судом 26 марта, оставлено без рассмотрения с более неожиданной формулировкой. Досудебным порядком, по мнению суда, является сам «мораторий на возбуждение дел о банкротстве», «который в настоящем случае кредитором не соблюден».

С почти такой же мотивировкой столичный арбитражный суд 4 июня прекратил производство по делу о банкротстве ЗАО «КРЦ Инфлотель», возбужденное 13 декабря 2019 года по заявлению Департамента городского имущества Москвы. Суд сослался на то, что должник находится в списке пострадавших, а «мораторий… является иным досудебным порядком, который в настоящем случае кредитором не соблюден».

В некоторых случаях суды почти не объясняли мотивы.

Так, заявление ИП Елены Курагиной о признании банкротом ООО ЕФА (подмораторный ОКВЭД — «деятельность автомобильного грузового транспорта») принято к рассмотрению еще 21 февраля. Но заседание по введению процедуры банкротства откладывалось, долго не могли найти управляющего, затем случилась пандемия и суды ушли на карантин. В определении суда от 15 июня не упоминается, что должник оспаривал долг и ссылался на мораторий, все аргументы суд приводит сам: должник входит в мораторный список, вернуть заявление кредитору нельзя, так как оно уже принято к производству, поэтому дело подлежит прекращению «по иным основаниям».

Крайне редко суды пытались объяснить логику спасения должника целью, которую преследовало введение моратория. “Ъ” обнаружил лишь один такой случай. АО «Мосэнергосбыт» в октябре 2019 года подало заявление о банкротстве ФГУП «Электромеханический завод «Звезда»», 19 ноября арбитражный суд Москвы принял его к производству. Заседание о введении процедуры несколько раз откладывалось из-за привлечения к делу Росимущества, госкорпорации «Ростех», приставов, а затем из-за пандемии и ухода судов на карантин. В итоге 10 июнясуд «исходя из целей и задач» принятых поправок в закон о банкротстве и постановления правительства приостановил производство по делу до окончания срока моратория, отметив, что должник под него попадает.

Есть и совсем странные случаи. Так, МУП «Водоканал» МО «Город Биробиджан» решило обанкротить ООО «Управляющая компания «Монарх»», и 17 декабря арбитражный суд Еврейской автономной области принял это заявление и возбудил банкротное дело. Заседание по введению процедуры откладывалось из-за поисков управляющего, а также обещаний погасить долг. Но 13 мая суд «для правильного рассмотрения дела» неожиданно решил приостановить производство до окончания моратория, установленного правительством.

Любопытно, что в определении суда не говорится, что должник присутствует в мораторном списке.

Сервис ФНС service.nalog.ru не подтверждает распространение моратория на это ООО.

О желании судов помочь должникам в период пандемии и кризиса свидетельствует и то, что там внимательно относятся к ссылкам должника о применении моратория и откладывают заседание по введению банкротной процедуры. Например, таким образом были отложены дела ООО «Максглобал» и ИП Натальи Крайновой по заявлениям ФНС, поданным еще в 2019 году.

«Не навредить бизнесу»

«Закон молчит о том, как решать вопрос с принятыми до моратория к производству банкротными делами, поэтому суды сейчас самостоятельно определяют, как быть»,— отмечает адвокат практики реструктуризации и банкротства Art de Lex Юлия Шилова. Судя по всему, суды учли заданный в обзоре ВС от 21 апреля вектор «не навредить бизнесу», говорит партнер МЭФ PKF Александр Овеснов.

Тем не менее, уточняет юрист, ни в законе, ни в разъяснениях ВС действительно нет четкого указания, как поступать с делами о банкротстве, возбужденными до введения моратория.

Председатель «Банкротного клуба» Олег Зайцев отмечает, что в первой версии поправок о моратории прямо предлагалось в таких случаях приостанавливать производство по делу о банкротстве, но в итоговую версию документа этот тезис не вошел. Юлия Шилова допускает, что непринятая редакция нормы могла сыграть свою роль в толковании судами правил моратория. При этом госпожа Шилова обращает внимание, что на запущенном правительством РФ сайте стопкоронавирус.рф и сейчас говорится о приостановлении производства по принятым судами делам с еще не начатой процедурой банкротства.

В то же время юристы уже не видят необходимости вносить поправки в закон, учитывая, что мораторий будет действовать еще всего три месяца. «Достаточно разъяснений ВС в виде обзора судебной практики»,— полагает Юлия Шилова.

В целом юристы поддерживают позицию судов в пользу должников, отмечая лишь недостаточную обоснованность актов в их мотивировочной части.

«Задумка моратория направлена на недопущение вала банкротств, в нынешней экономической ситуации и в разгар пандемии у должника, возможно, нет шансов восстановить свое положение, что вовсе не говорит о его неплатежеспособности в целом. Поэтому оставление без рассмотрения, приостановление или прекращение процедуры в любом случае решает задачу по предотвращению одновременного массового банкротства предприятий из наиболее пострадавших сфер»,— поясняет госпожа Шилова.

«Учитывая, что мораторий был введен не сразу, как только началась пандемия, придавать решающее значение одной лишь дате возбуждения дела о банкротстве было бы явно неверно»,— соглашается Олег Зайцев. По его мнению, на применение к должнику моратория должны влиять в первую очередь причины, из-за которых лицо стало неплатежеспособным: «Цель моратория — защитить от судебной процедуры банкротства те бизнесы, которые не могут платить из-за пандемии».

Однако Александр Овеснов опасается, что поголовное прекращение дел всех должников, по которым не успели ввести процедуру банкротства, может привести к злоупотреблениям, в частности, к тому, что мораторием могут прикрываться недобросовестные лица. Он полагает, что на этапе принятия заявления кредитора к производству суд может оценить причины и время появления признаков банкротства и установить, соответствует ли должник критериям моратория: «Если к банкротству должника привели не пандемия и эпидемиологическая ситуация в стране и мире, то блокировка процедуры банкротства должна трактоваться как нарушение прав кредиторов». На таких должников, подчеркивает юрист, мораторий распространяться не должен.

Арбитражная группа

Возбуждение дела о банкротстве индивидуального предпринимателя 18.10.2019

Возбуждение дела о банкротстве индивидуального предпринимателя В своем Постановлении от 18.11.2019 №36-П « По делу о проверке конституционности положений ст.ст. 15 и 1064 ГК РФ, абзаца второго пункта 1 статьи 9, пункта 1 статьи 10 и пункта 3 статьи 59 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобой гражданина В.И. Лысенко Конституционный Суд РФ признал не противоречащими Конституции РФ взаимосвязанные положения статей 15 и 1064 ГК РФ, абзаца второго пункта 1 статьи 9, пункта 1 статьи 10 и пункта 3 статьи 59 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», поскольку они не предполагают взыскания с индивидуального предпринимателя, своевременно не обратившегося в арбитражный суд с заявлением должника о признании его банкротом, убытков в размере понесенных налоговым органом, инициировавшим дело о банкротстве, судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему без установления всех элементов состава соответствующего гражданского правонарушения, а также без оценки разумности и осмотрительности действий (бездействия) всех лиц, которые повлияли на возникновение и размер расходов по делу о банкротстве (самого должника, уполномоченного органа, арбитражного управляющего и других). Конституционный Суд РФ, в частности, указал, что поскольку именно заявитель по делу о банкротстве несет расходы, если средств должника не хватает на их погашение, то это налагает на него обязанность действовать разумно и осмотрительно в целях недопущения возникновения у него новых расходов, взыскание которых с должника будет невозможно. При этом следует учитывать, что без исследования фактических обстоятельств, подтверждающих или опровергающих разумность и осмотрительность действий (бездействия) всех лиц, которые повлияли на возникновение и размер расходов по делу о банкротстве, невозможно установить, что возникновение убытков у уполномоченного органа связано исключительно с противоправным поведением индивидуального предпринимателя, которое выразилось в неподаче заявления о признании должника банкротом. Взыскание же с индивидуального предпринимателя в полном объеме соответствующих расходов, возникших в том числе из-за неверной оценки уполномоченным органом и иными лицами возможности их погашения за счет его имущества или его средств, используемых в предпринимательской деятельности, не отвечало бы общим принципам юридической ответственности, приводило бы к нарушению прав индивидуальных предпринимателей, ставило бы их в худшие условия по сравнению с иными категориями лиц (учредителями юридических лиц), занимающихся предпринимательской деятельностью в иных формах.

Прокуратура Дрожжановского района Республики Татарстан

 

Последнее обновление: 24 декабря 2019 г., 14:24

Как защитить свои права интеллектуальной собственности, когда ваш лицензиар объявил о банкротстве

Что компании могут сделать для защиты своих прав интеллектуальной собственности при банкротстве

Дело Kodak привлекло внимание к рассмотрению прав интеллектуальной собственности при банкротстве. Изобретатель ручного фотоаппарата с рулонной пленкой в ​​1888 году и производитель первого цифрового фотоаппарата, легендарная компания получила лицензии на тысячи патентов в своем обширном портфеле патентов, оцениваемом в 4,5 миллиарда долларов. В 2012 году Kodak подала заявление о банкротстве и продала свои активы — по очевидным ценам продажи — в суде по делам о банкротстве в Нью-Йорке.Продажа портфеля патентов такого размера затрагивает права сотен, если не тысяч, лицензиатов на использование патентов Kodak, зарубежных и отечественных, прошлых и настоящих. Имена заинтересованных сторон украшают полки всех крупных магазинов электроники, включая Apple, Nikon, Samsung, Nintendo и Canon.

Однако было бы ошибкой думать, что этот сценарий вряд ли повторится. Многие компании-должники являются лицензиарами интеллектуальной собственности, включая очевидные, такие как Nortel, и менее очевидные, такие как GM и Chrysler.Когда лицензиары интеллектуальной собственности заявляют о банкротстве, держатели лицензий на интеллектуальную собственность от должника должны проявлять бдительность и предпринимать определенные шаги, чтобы защитить себя. В этой статье обсуждаются более общие вопросы, важные для штатных юристов и руководителей компаний, зависящих от лицензий на интеллектуальную собственность.

Как Кодекс о банкротстве определяет интеллектуальную собственность?

Кодекс о банкротстве определяет IP:

Кодекс о банкротстве не включает:

• Товарные знаки
• Торговые наименования
• Знаки обслуживания
• Некоторые иностранные IP

Обоснование этого различия заключается в том, что Кодекс обеспечивает максимальную защиту авторов и изобретателей.Конгресс счел разумным в Законе об авторском праве и Законе о патентах предоставлять монополию авторам и изобретателям, тем самым поощряя инновации. Определение ИС в Кодексе соответствует этой теме.

Закон

о товарных знаках, напротив, призван защитить ценность идентифицирующих символов путем предотвращения путаницы. Таким образом, возможно, Кодекс воплощает точку зрения о том, что усиленная защита товарных знаков не требуется в условиях банкротства (но об этом позже).

Лицензионные соглашения IP являются исполнительными контрактами

Для многих сторон их права интеллектуальной собственности будут закреплены в лицензионном соглашении.Большинство лицензий на интеллектуальную собственность, вероятно, будут считаться «исполнительными контрактами», что имеет серьезные последствия в случае банкротства. Чтобы быть исполнительным контрактом, лицензия на интеллектуальную собственность должна содержать взаимные невыполненные обязательства. Эти неисполненные обязательства могут быть довольно мягкими. С точки зрения лицензиара ИС, они включают обязательство не предъявлять иски, обязанность сохранять ИС и обязанность защищать от нарушения. Для лицензиата они включают соглашение об использовании ИС только определенным образом, территориальные ограничения и обязательства по отчетности.Даже полностью оплаченные лицензионные соглашения могут быть исполнительными контрактами.

Статус исполнительного договора важен при банкротстве. По ходатайству должники могут отклонить (нарушить) или принять на себя (согласиться выполнить) исполнительные контракты в своем коммерческом суждении (простой стандарт для соблюдения). Исторически это ставило кредиторов-лицензиатов полностью оплаченных лицензионных соглашений в невыгодное положение. Должник мог отказаться от лицензии, но кредитор-лицензиат не мог требовать исполнения от должника. Для лицензиатов, которые полагались на использование ИС для ведения своего бизнеса, это была неприятная перспектива, которая проявилась в печально известном деле о банкротстве / ИС под названием Lubrizol.

В деле Lubrizol Enterprises, Inc. против Richmond Metal Finishers, Inc. Четвертый судебный процесс постановил, что отклонение лицензии на интеллектуальную собственность в результате банкротства должником-лицензиаром лишило лицензиата патентных прав.

Введение в действие § 365 (n) для защиты прав лицензиата на интеллектуальную собственность

Но Конгресс исправил эту проблему в 1988 году, по крайней мере, для ИС, подпадающей под определение ИС Кодексом. Теперь, если лицензиар ИС-должник отклоняет лицензию ИС, лицензиат в соответствии с 365 (n) (1) Кодекса о банкротстве может выбрать между прекращением действия лицензии (и переходом без использования ИС) или сохранением своих прав. как они существовали до дела о банкротстве.В соответствии с исправлением 1988 года лицензиат может продолжать использовать IP, предоставленный в соответствии с лицензионным соглашением. Конечно, лицензиат должен выполнять свою часть сделки. Если лицензионные платежи подлежат выплате за оставшуюся часть срока действия соглашения, они должны быть уплачены.

Лицензиат, однако, должен принять это ключевое решение в письменной форме сразу же после того, как лицензиар ИС-должник подаст свое ходатайство об отклонении. Не увлекайся. Лицензиаты в делах с крупными должниками, такими как дела Kodak, GM и Chrysler, должны внимательно следить за тем, как должник относится к своей лицензии на интеллектуальную собственность в случае банкротства.Это может быть похоронено в длинном сводном предложении об отклонении, которое затрагивает сотни лицензий. Если вы пропустите ходатайство и не проведете выборы, должник будет утверждать, что вы отказались от этого права.

Защита прав на товарные знаки в Mission Products Holdings, Inc. против Tempnology, LLC

Хотя Кодекс о банкротстве не включает товарные знаки в определение ИС, дело Верховного суда 2019 г., Mission Products Holdings, Inc. против Tempnology, LLC , постановило, что отказ должника-лицензиара от лицензионного соглашения на товарный знак не лишает право кредитора-лицензиата на использование товарного знака.

Суд постановил, что в соответствии с § 365 (g) конкурсная масса «не может владеть ничем, кроме самого должника, за пределами банкротства». Таким образом, банкротство не расширяет права должника-лицензиара. Суд также утверждал, что отказ от договора о банкротстве является нарушением, и по традиции лицензиат продолжает сохранять права по договору.

Решение может иметь более серьезные последствия для других мер защиты прав интеллектуальной собственности при банкротстве в будущем.

Не ждите! Будьте активны в отношении своих лицензий на интеллектуальную собственность в случае банкротства

Что делать, если должник сразу не отказывается от соглашения? В качестве альтернативы должник может просто сесть на вашу лицензию и отказаться от принятия решения. Лицензия, которая не была ни отвергнута, ни принята, может даже «пройти» через банкротство. Так что же пока делать лицензиату? У Кодекса о банкротстве есть ответ, но он используется нечасто. В разделе 365 (n) (4) говорится, что до тех пор, пока лицензиар ИС-должник не откажется от лицензии, если лицензиат подает письменный запрос, должник «должен» действовать в соответствии с лицензией и не вмешиваться в права лицензиата.Это хорошая практика — подавать такие письменные запросы в начале дела о банкротстве. Они помогают сохранить честность должника.

I Объект! Не позволяйте вашей лицензии на интеллектуальную собственность распродаться из-под вас

Последний важный вопрос, который следует учитывать кредиторам-лицензиатам в делах о банкротстве, — это то, что произойдет, если лицензиар-должник-ИС решит продать свою ИС. Раздел 363 Кодекса о банкротстве позволяет должнику продавать свои активы «бесплатно и без учета интересов» других при соблюдении определенных условий.В случае продажи интеллектуальной собственности, при отсутствии возражений, лицензиат может оказаться лишенным своих интересов. Итак, возразите! Раздел 363 (е) позволяет суду по делам о банкротстве, по запросу, определять условия продажи, необходимые для защиты интересов третьей стороны. Одной из форм защиты является приказ, согласно которому продажа осуществляется в соответствии с правами лицензиата, включая права лицензиата по разделу 365 (n). И снова бдительность лицензиата может быть вознаграждена.

Кодекс о банкротстве предоставляет кредиторам-лицензиатам ИС особые меры защиты их прав по предварительному заключению договоров.Тем не менее, если вы вздремнете, вы можете проиграть.

---

[ Примечание редактора : Чтобы узнать больше об этой и смежных темах, вы можете посетить следующие веб-семинары: Взаимодействие законодательства о банкротстве и интеллектуальной собственности и авторских прав, патентов и товарных знаков… Ой! Это обновленная версия статьи, первоначально опубликованной 29 января 2019 г.]

© Все права защищены. Июнь 2021 года. DailyDAC ^TM , ООО

Некоторые текущие проблемы: Учебник по вопросам интеллектуальной собственности при банкротстве для лицензиаров и лицензиатов — Брайан Стерба, Мэтт Саваре и Филип Гросс

Многое было написано по множеству юридических вопросов, возникших в результате глобальной пандемии COVID-19: конституционность блокировок, ответственность за открывающиеся магазины, процесс получения кредитов ГЧП и применимость положений о форс-мажорных обстоятельствах, чтобы назвать немного.

Как специалисты по интеллектуальной собственности и банкротству, мы отвечаем на все больше вопросов о влиянии банкротств (как фактических, так и потенциальных) на права лицензиаров и лицензиатов.

В этой статье освещаются некоторые из наиболее часто возникающих вопросов, как для лицензиаров, так и для лицензиатов, оценивающих свои права в связи с недавним или ожидающим рассмотрения дела о банкротстве, а также для сторон, пересматривающих свои профили рисков при заключении новых лицензионных соглашений в условиях COVID. -19 пандемия.

Мы также исследуем некоторые подводные камни соглашений об условном депонировании исходного кода и влияние выпуска исходного кода в связи с заявлением о банкротстве.

Права лицензиара при банкротстве лицензиата

Как правило, лицензионное соглашение аналогично любому другому контракту в том смысле, что оно может быть расторгнуто по взаимному соглашению сторон или иным образом, указанным в его условиях (обычно в случае неисправленного нарушения стороной или по истечении срока действия).

Многие лицензионные соглашения содержат формулировки, дающие право стороне расторгнуть такой договор в случае несостоятельности контрагента или подачи заявления о банкротстве (известные как положения «ipso facto»).

Однако такие положения обычно не имеют исковой силы в исполнительных контрактах (т. Е. Контрактах, в которых существенные обязательства к исполнению остаются в силе с обеих сторон), когда контрагент подает иск по главе 11 или главе 7 в соответствии с Кодексом США о банкротстве («Кодекс о банкротстве») в качестве Кодекс о банкротстве, как правило, запрещает прекращение такого договора (и прав или обязательств стороны по нему) исключительно на основании несостоятельности контрагента-должника или возбуждения дела о банкротстве в соответствии с Кодексом о банкротстве, независимо от того, существует ли такое право на прекращение в договор. ¹

Это логично, потому что Кодекс о банкротстве направлен на сохранение прав должника / конкурсной массы, чтобы бизнес мог продолжаться непрерывно, пока доверительный управляющий (в случае главы 7) или «должник во владении» ( в деле о реорганизации по главе 11) ² решает, какие контракты следует «принять» (и продолжить выполнение) или какие контракты следует «отклонить».

В контексте интеллектуальной собственности запрет на приведение в исполнение положений ipso facto в сочетании с автоматическим приостановлением действия Кодекса о банкротстве часто имеет решающее значение, поскольку такие положения не позволяют лицензиару, не являющемуся должником, прекратить право лицензиата-должника на использование интеллектуальной собственности, необходимой для работы ( например, лицензия на программное обеспечение инфраструктуры) при возбуждении процедуры банкротства.

Лицензионные права интеллектуальной собственности (будь то патент, авторское право, товарный знак, коммерческая тайна, гласность или иное), как правило, не могут быть переуступлены лицензиатом без согласия лицензиара в соответствии с законодательством о недопущении банкротства.

В Кодексе о банкротстве прямо говорится, что управляющий конкурсной массой не может уступать договор, если позиция по умолчанию в соответствии с применимым законодательством о банкротстве заключается в освобождении контрагента по соглашению от принятия такой уступки. ³

Таким образом, хотя лицензиар, не являющийся должником, не может прекратить действие лицензии просто из-за несостоятельности лицензиата-должника или подачи заявления о банкротстве в соответствии с Кодексом о банкротстве, такой лицензиар, не являющийся должником, может в конечном итоге помешать лицензиату-должнику уступить свою долю третьему лицу.

Такой лицензиар, не являющийся должником, может в конечном итоге иметь возможность добиваться освобождения от автоматического приостановления действия Кодекса о банкротстве для прекращения действия лицензии, которая не может быть уступлена и, возможно, поэтому не может считаться предполагаемой. ⁴

Однако, если лицензионное соглашение прямо разрешает лицензиату уступать лицензионное соглашение (будь то в целом или конкретно в связи с продажей всех или практически всех активов лицензиата), то исполнительная лицензия на интеллектуальную собственность, вероятно, будет подлежат переуступке в соответствии с применимым законодательством, и такой договор не может быть расторгнут лицензиаром.

Таким образом, для лицензиара и лицензиата критически важно внимательно изучить и критически обсудить все положения контрактов / лицензионных соглашений на интеллектуальную собственность, включая положения, касающиеся уступки прав и прекращения их действия в случае банкротства.

Права лицензиата, не являющегося должником, при банкротстве лицензиара-должника

В соответствии с Кодексом о банкротстве должник (в главе 11 о банкротстве) или попечитель по главе 7 (в случае ликвидации по главе 7) имеет широкие полномочия, после одобрения суда, принимать на себя (т.е. принять) или отклонить (т.е. признать договор нарушенным) ⁵ исполнительных договоров конкурсной массы, чтобы максимизировать стоимость активов должника в пользу его конкурсной массы. ⁶

Когда должник вступает в банкротство, управляющий / должник может полагать, что лучший способ сохранить стоимость конкурсной массы — это расторгнуть все невыполненные лицензионные соглашения (насколько это возможно), чтобы увеличить стоимость интеллектуальная собственность конкурсной массы.

Однако раздел 365 (n) Кодекса о банкротстве защищает права интеллектуальной собственности, не являющихся лицензиатами-должниками, предоставляя лицензиату возможность (а) принять любой такой отказ от контракта лицензиаром-должником или (б) сохранить права лицензиата по такой лицензии на интеллектуальную собственность, несмотря на отклонение такого договора. ⁷

Хотя разрешение на односторонний отказ в выдаче лицензии лицензиаром-должником может привести к увеличению стоимости применимых активов интеллектуальной собственности конкурсной массы, разрешение такого отказа без защиты прав контрагентов, не являющихся лицензиатами-должниками, будет слишком разрушительным для лицензиатов , и может привести к серьезным последствиям для этих лицензиатов по переработке.

Такие последствия могут включать в себя потенциальное банкротство лицензиата, который больше не сможет вести свой бизнес, если его лицензионные права могут быть так легко испорчены.

Поскольку Кодекс о банкротстве направлен не только на сохранение стоимости бизнеса как непрерывной деятельности и прав кредиторов, но и на минимизацию последствий подачи заявления о банкротстве на остальную часть экономической экосистемы, включение этих положений в Кодекс о банкротстве логичен и необходим.

Если лицензиат, не являющийся должником, решает сохранить свои договорные права после отклонения лицензионного соглашения лицензиаром-должником, лицензиат должен будет продолжать производить любые платежи, требуемые в соответствии с лицензионным соглашением, в конкурсную массу.

Применимые активы интеллектуальной собственности, на которые распространяется лицензия, могут быть проданы во время процедуры банкротства, и лицензия будет передана вместе с ними.

Обратите внимание, что указанные выше ограничения относительно невозможности уступки лицензии на интеллектуальную собственность лицензиатом-должником не будут применяться, поскольку правило по умолчанию, запрещающее уступку лицензий на интеллектуальную собственность, применяется только для лицензиатов, в то время как лицензиары могут, как правило, передавать свои интересы в соответствии с применимое законодательство о банкротстве.

В таких обстоятельствах лицензия должна быть передана вместе с интеллектуальной собственностью, и правопреемник займет место предыдущего лицензиара.

Часто возникает вопрос, преобразована ли исключительная лицензия в неисключительную лицензию в результате банкротства лицензиара.

Хотя это может показаться разумным подходом для Кодекса о банкротстве (по сути, рассматривая лицензиата как другого кредитора и ограничивая его взыскание), положения раздела 365 (n) Кодекса о банкротстве прямо заявляют, что исключительные права Лицензиат, не являющийся должником, продолжает действовать, если лицензиат решает сохранить свои права интеллектуальной собственности, несмотря на отклонение лицензионного соглашения в ходе процедуры банкротства.

Защита раздела 365 (n) Кодекса о банкротстве распространяется только на «интеллектуальную собственность». Однако Кодекс о банкротстве четко не разграничивает все категории интеллектуальной собственности, которые будут защищены разделом 365 (n).

Соответственно, лицензиаты интеллектуальной собственности должны включать в свои лицензионные соглашения формулировки, подобные приведенной ниже, чтобы четко указать, что такие лицензии предназначены для подпадания под определение «интеллектуальной собственности» с учетом важных мер защиты раздела 365 (n) Кодекс о банкротстве:

Защита от банкротства.Стороны соглашаются, что все права на любые [Лицензионные материалы] по настоящему Соглашению представляют собой «интеллектуальную собственность», как определено в Разделе 101 (35A) Кодекса США о банкротстве («Кодекс о банкротстве»), и что настоящее Соглашение регулируется Разделом 365 (n) Кодекса о банкротстве. Если [Лицензиар] добровольно или невольно становится объектом защиты Кодекса о банкротстве, и [Лицензиар] или управляющий банкротством отклоняет настоящее Соглашение в соответствии с разделом 365 Кодекса о банкротстве, [Лицензиат] имеет право: (i) лечить настоящее Соглашение прекращено; или (ii) сохранить права [Лицензиата] по настоящему Соглашению, в частности, включая, помимо прочего, право осуществлять свои права, предоставленные в настоящем документе в отношении таких [Лицензионных материалов].

Исходный код условного депонирования

Еще одна горячая тема — влияние банкротства на соглашение, которое включает положение об условном депонировании исходного кода. Программное обеспечение обычно лицензируется исключительно в форме объектного кода (т. Е. В форме, читаемой компьютером, но не понятной людям), а не в виде исходного кода (т. Е. Читаемого человеком).

При лицензировании программного обеспечения, которое является существенным для его бизнеса, лицензиат должен стремиться к тому, чтобы лицензиар поместил исходный код соответствующего программного обеспечения на условное депонирование стороннему агенту (например, Iron Mountain).

В соответствии с соглашением между лицензиаром и агентом условного депонирования, агент выпустит исходный код при определенных ограниченных условиях, согласованных между лицензиаром и лицензиатом в основном лицензионном соглашении (чаще всего, условия, относящиеся к обстоятельствам, когда лицензиар больше не поддерживает или поддерживает программное обеспечение).

Подавляющее большинство лицензиаров программного обеспечения справедливо стремятся сохранить в тайне исходный код этого программного обеспечения. Компании, основанные исключительно на собственном программном обеспечении, считают исходный код жемчужиной компании и часто очень неохотно делают его доступным ни при каких обстоятельствах, в том числе в условном депонировании.

Тем не менее, лицензиары, предоставляющие критически важное программное обеспечение, часто находят такие условия условного депонирования необходимыми для заключения сделки со своими клиентами.

Условия, запускающие выпуск исходного кода в соответствии с условием условного депонирования, могут включать банкротство лицензиара или уступку применимого лицензионного соглашения лицензиаром. Обе эти концепции могут быть связаны с заявлением о банкротстве и должны быть приняты во внимание до подачи заявления о добровольном банкротстве.

Хотя ни одна компания не хочет рассматривать возможность банкротства при переговорах по лицензионному соглашению с потенциальным лицензиатом (и чрезмерные споры о таких непредвиденных обстоятельствах могут рассматриваться как слабость бизнеса лицензиара для лицензиата), важно, чтобы лицензиары не позволяют слишком легко запускать такие условия высвобождения.

Полезная стратегия для лицензиаров при обсуждении условий выпуска и прав лицензиата после такого выпуска состоит в том, чтобы сосредоточить внимание на общих интересах соответствующих сторон, а не на последствиях банкротства и / или выпуска исходного кода.

Подчеркивая цель поддержания непрерывности бизнеса для лицензиата — и что лицензиат может быть не в состоянии поддерживать и поддерживать само программное обеспечение, если исходный код будет выпущен, стороны должны быть в состоянии достичь разумного компромисса. об условиях выпуска и условиях использования исходного кода в дальнейшем.

Следует отметить, что выпуск исходного кода из условного депонирования — это не то же самое, что передача права собственности.Тем не менее, лицензиары и лицензиаты должны тщательно разработать положения об условном депонировании исходного кода в своем базовом лицензионном соглашении, чтобы обеспечить надлежащую защиту своих интересов.

В правильно составленном положении об условном депонировании исходный код должен оставаться интеллектуальной собственностью и конфиденциальной информацией лицензиара, и лицензиат будет иметь право использовать такой исходный код только в той степени, в которой это разрешено (и на оставшуюся часть) применимое лицензионное соглашение.

В контексте банкротства приобретатели прав интеллектуальной собственности и исходного кода конкурсной массы обычно считают, что стоимость таких активов существенно снизилась после любого выпуска исходного кода.

Это имеет место даже тогда, когда положения соглашения об условном депонировании исходного кода требуют, чтобы лицензиат сохранял конфиденциальность исходного кода при выпуске или других разумных ограничениях.

По этой причине потенциальный приобретатель таких активов интеллектуальной собственности из конкурсной массы может стремиться к соглашению с любыми потенциальными получателями исходного кода в условном депонировании, чтобы избежать его выпуска, если приобретатель соглашается поддерживать программное обеспечение для лицензиатов. после покупки и / или предоставить дополнительное рассмотрение.

Заглядывая вперед

Независимо от того, анализирует ли права лицензиара, затронутого текущей пандемией, или изучает новые возможности для бизнеса с контрагентом, важно, чтобы компании, полагающиеся на ценность интеллектуальной собственности, рассмотрели и надлежащим образом рассмотрели взаимосвязь между законодательством о банкротстве и интеллектуальной собственности, а также то, как такое взаимодействие влияет на связанные с ними соглашения о коммерческой интеллектуальной собственности.

Хотя Кодекс о банкротстве может иметь преимущественную силу перед некоторыми положениями контракта, стороны лицензий на интеллектуальную собственность имеют большую свободу действий при планировании многих сценариев и потенциально снижении соответствующих рисков путем согласования договорных положений для защиты своих прав в случае, если контрагент по контракту подвергается банкротству.

Хотя переговоры и планирование банкротства любой из сторон лицензии может быть неприятным, такие первоначальные дополнительные усилия в конечном итоге окажутся полезными, если банкротство станет реальностью.

Перепечатано с разрешения от 22 июня 2020 г., номер Westlaw Journal Bankruptcy . © 2020 Thomson Reuters. Все права защищены. Дальнейшее копирование без разрешения запрещено.

Чтобы просмотреть другие наши материалы, связанные с пандемией, посетите страницу Coronavirus / COVID-19: Facts, Insights & Resources нашего веб-сайта, нажав здесь.

¹ См. 11 U.S.C. § 365 (e) (1). Тем не менее, 11 U.S.C. § 365 (e) (2) содержит важное исключение из этого общего правила, ограничивающее раздел 365 (e) (1) в ситуациях, когда контрагент по договору, не являющийся должником, освобождается от принятия исполнения или предоставления исполнения правопреемнику по такому контракту, или арендовать. В результате раздел 365 (e) (1) не влияет на положения ipso facto в тех контрактах, которые не подлежат переуступке в соответствии с применимым законодательством о банкротстве.См., Как правило, 3 COLLIER ¶ 365.07 [1] на 365-67 (где говорится, что «§ 365 (e) (2) предусматривает, что признание недействительным положений ipso facto не применяется к договорам или договорам аренды, которые не подлежат переуступке в соответствии с применимыми положениями о банкротстве. закон»). Однако лицензиар, не являющийся должником, не сможет немедленно прекратить права лицензиата после подачи заявления о банкротстве из-за автоматической защиты от приостановления, предусмотренной в соответствии с 11 U.S.C. § 362 (a) Кодекса о банкротстве, хотя лицензиар, не являющийся должником, не обязан соглашаться с уступкой лицензии в ходе процедуры банкротства и может впоследствии добиваться освобождения от автоматического приостановления действия лицензии для прекращения действия лицензии в соответствии с оговоркой ipso facto или иным образом. прекращение действия за нарушение положений такой лицензии.

² При ликвидации по главе 7 назначается доверительный управляющий, который берет на себя управление должника и максимизирует стоимость активов должника в пользу его «имущественной массы». При реорганизации согласно главе 11 обычно не назначается доверительный управляющий, и должник продолжает вести свой бизнес в качестве «должника во владении». Кодекс о банкротстве дает «доверительному управляющему» определенные права и полномочия. В случае главы 7 такие права осуществляет назначенный попечитель главы 7. В случае главы 11 такие права осуществляются компанией-должником (если доверительный управляющий не назначен по причине, такой как должное мошенничество, недобросовестность, некомпетентность, грубое бесхозяйственность и т.п.).

³ См. 11 U.S.C. § 365 (c) (1) (a).

⁴ В прецедентном праве о банкротстве есть разделение на то, что нельзя заключить договор, который не может быть уступлен, что имеет последствия для должника, стремящегося реорганизоваться в соответствии с главой 11 Кодекса о банкротстве. Таким образом, анализ прав лицензиара и лицензиата необходимо проводить в зависимости от того, где возбуждено дело о банкротстве.

⁵ Исторически некоторые суды рассматривали «отказ» от исполнительного договора как сродни прекращению такого договора и прав контрагента по нему.Однако Верховный суд в деле Mission Product Holdings, Inc. против Tempnology, LLC, 587 U.S. ___, 139 S. Ct. 1652, 203 L.Ed.2d 876 (2019) постановили, что отказ от исполнительного договора сродни нарушению такого договора за пределами банкротства. См. Продукт миссии: Верховный суд защищает права лицензиатов на товарные знаки при банкротстве, несмотря на «отказ» должника-лицензиара от основного лицензионного соглашения на товарный знак, доступно по адресу https://bit.ly/3hyyXc2.

⁶ См. 11 U.S.C. § 365 (а).

⁷ Хотя лицензиат, не являющийся должником, может сохранить свои права интеллектуальной собственности, такие права будут существовать только на момент подачи заявления о банкротстве (поэтому лицензиат, скорее всего, не сможет заставить должника-лицензиара предпринять позитивные действия по контракту, например как обеспечение обслуживания, обновлений, поддержки или даже защита интеллектуальной собственности).Кроме того, суд может установить, что другие связанные права, не относящиеся к интеллектуальной собственности, в соответствии с лицензионным соглашением, такие как право на распространение продуктов, по сути, не подпадают под защиту в соответствии с разделом 365 (n) Кодекса о банкротстве.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть статью полностью

Защита прав интеллектуальной собственности во время банкротств в эпоху пандемии

Число заявлений о банкротстве в США растет, что неудивительно, учитывая экономическую неопределенность, вызванную Covid-19.Некоторые из крупнейших недавних заявок включают Neiman Marcus, Hertz, J.C. Penney, Chinos (J.Crew), Latam Airlines, Frontier Communications, Diamond Offshore Drilling, Centric Brands, CEC Entertainment (Chuck E. Cheese) и Quorum Health.

Эти заявки относятся к различным отраслям, включая дизайн и производство одежды и брендов, розничную торговлю одеждой и столовую, путешествия, развлечения и энергетику. По оценкам экспертов Федеральной резервной системы и других учреждений, число банкротств, связанных с коронавирусом, может увеличиться на 200000 человек.Учитывая продолжающийся всплеск Covid-19 и недавний отказ от планов повторного открытия по всей стране, неудивительно, что эти оценки увеличатся.

Во многих текущих и будущих делах о банкротстве может возникнуть ряд вопросов, которые будут касаться прав заинтересованных сторон, касающихся интеллектуальной собственности, включая патенты, товарные знаки, авторские права и коммерческую тайну. Только в 2019 году Управление по патентам и товарным знакам США выдало более 370000 новых патентов, что является максимальным показателем за один год. Также было зарегистрировано 400 000 товарных знаков.

Независимо от того, являетесь ли вы или ваша компания владельцем интеллектуальной собственности или лицензиатом интеллектуальной собственности, планирование вопросов банкротства является благоразумным в эти неспокойные времена и требует принятия нескольких шагов для защиты ваших прав. Первый шаг — определить, является ли ваше соглашение об интеллектуальной собственности, если таковое имеется, «исполнительным контрактом».

Исполнительные договоры при банкротстве

Раздел 365 Кодекса США о банкротстве — 11 U.S.C. §101 et. seq. — описывает права сторон в отношении так называемых «исполнительных договоров». Несмотря на то, что раздел кодекса с определениями содержит приблизительно 85 отдельно определенных терминов, термин «исполнительные контракты» не определен.

Суды выясняли, является ли конкретное соглашение исполнительным контрактом и каковы права сторон этих контрактов. Большинство судов полагаются на значение, описанное в часто цитируемой статье по обзору законодательства, в которой исполнительный договор описывается как договор, в соответствии с которым обязательства обеих сторон выполняются настолько недостаточно, что неисполнение любой из них будет представлять собой существенное нарушение.

Следует также иметь в виду, что после того, как соглашение будет определено как имеющее исполнительный характер, не все исполнительные контракты рассматриваются одинаково при банкротстве: это так даже в рамках подмножества соглашений об интеллектуальной собственности (например, исключительные и неисключительные лицензии. ). Для целей этой статьи авторы предполагают, что соглашения об интеллектуальной собственности носят исполнительный характер, что приводит к возникновению различных положений, изложенных в 11 U.S.C. § 365, как обсуждается ниже.

Кроме того, существует множество подразделов 11 U.S.C. § 365, который относится к исполнительным контрактам в целом, включая соглашения об интеллектуальной собственности. В этой статье рассматриваются только права лицензиата и лицензиара, поскольку они относятся к соглашениям об интеллектуальной собственности, которые считаются исполнительными контрактами в контексте дела о банкротстве. В статье подробно не рассматриваются все те положения, которые влияют на исполнительные контракты в целом, включая те, которые также влияют на соглашения об интеллектуальной собственности (например, время, когда стороны должны предпринять определенные действия после возбуждения дела о банкротстве (11 U.S.C. § 365 (d)), или при каких условиях банкротный должник может принять и / или передать другой стороне соглашение об интеллектуальной собственности (например, 11 U.S.C. § 365 (b) (1) — (3)).

Второй шаг включает определение того, с каким типом интеллектуальной собственности вы имеете дело, поскольку в соответствии с Кодексом о банкротстве не ко всем относятся одинаково.

Патенты, авторские права, коммерческая тайна и кодекс банкротства

Когда люди слышат термин «интеллектуальная собственность», на ум часто приходят патенты: они, пожалуй, самые известные.Однако авторские права и коммерческие секреты имеют одинаковую силу по-разному, чем патенты, и могут сохраняться на десятилетия дольше. Согласно Кодексу о банкротстве, все трое рассматриваются одинаково, поэтому здесь мы поступим так же. Товарные знаки, которые странным образом отсутствуют в кодовом определении термина «интеллектуальная собственность», обсуждаются отдельно ниже.
Bloomberg Law © 2020 The Bureau of 3 National Affairs, Inc.

В 1988 году Конгресс добавил новый раздел (11 U.S.C. § 365 (n)) в Кодекс о банкротстве, который конкретно касается интеллектуальной собственности и по определению исключил товарные знаки.Новый раздел кодекса стал реакцией на судебные решения, в которых неясно, может ли лицензиат патента, авторского права или коммерческой тайны продолжать использовать эти права, если владелец подал заявление о банкротстве.

Если владелец патента, авторских прав или коммерческой тайны заявляет о банкротстве, Кодекс о банкротстве предоставляет лицензиару два варианта в отношении любых лицензионных соглашений: принять их или отклонить. «Предположение» означает, что владелец (или доверенное лицо) будет рассматривать лицензию как действующую, по сути, как если бы ничего не изменилось.Лицензиат может продолжать использовать эти права при условии, что он продолжит выплачивать роялти.

Тем не менее, Раздел 365 (n) кодекса применяется, если владелец патента, авторского права или коммерческой тайны «отклоняет» лицензионное соглашение о банкротстве. «Отказ» сродни нарушению контракта. Менее 11 U.S.C. § 365 (n), когда банкротный лицензиар патента, авторского права или коммерческой тайны «отклоняет» лицензионное соглашение, у лицензиата также есть два варианта: рассматривать лицензию как прекращенную или сохранять свои права и продолжать использовать интеллектуальную собственность при условии выплаты роялти. выплачиваются при условии, что лицензия требует лицензионных отчислений.

Если, напротив, лицензиат заявляет о банкротстве, он может не иметь возможности продолжать использовать лицензированный патент, авторское право или коммерческую тайну, то есть «принять» лицензионное соглашение. Например, если закон о небанкротстве освобождает лицензиара от принятия или оказания услуг юридическому лицу, не являющемуся лицензиатом, независимо от каких-либо договорных положений, ограничивающих уступку прав (11 USC § 365 (c) (1)), и лицензиар не дает согласия на такое предположение или уступку.

Товарные знаки

В то время как многие владельцы бизнеса сейчас обеспокоены тем, получат ли они деньги за предоставленные товары и услуги, лицензиаты товарных знаков сталкиваются с другой дилеммой: могут ли они продолжать использовать товарные знаки, которые они лицензируют, если владелец / лицензиар подает заявление о банкротстве или вы подозреваете, что это скоро может произойти. Вот что вам нужно знать и три шага, которые вы можете предпринять сейчас, чтобы минимизировать риск потери прав на товарный знак.

Большинство предприятий используют товарные знаки для обозначения своих товаров и услуг.Многие напрямую владеют своими товарными знаками, но другие лицензируют свои права на товарные знаки у владельца или лицензиара. Компания Уолта Диснея является крупнейшим в мире лицензиаром товарных знаков, в 2015 году выручка от продаж лицензионных продуктов составила более 50 миллиардов долларов, включая лицензионные сборы, уплаченные другими лицами, использующими ее товарные знаки. Хотя Disney кажется финансово устойчивым, другие лицензиары товарных знаков могут оказаться в не столь завидном финансовом состоянии, особенно в этом году.

На самом деле весьма вероятно, что определенное количество владельцев / лицензиаров товарных знаков могут обратиться за защитой в соответствии с законодательством о банкротстве.Что должен делать лицензиат товарного знака?

Сначала ознакомьтесь с лицензионным соглашением о товарном знаке. Хотя это не является распространенным явлением, некоторые лицензии на товарные знаки включают формулировку, касающуюся банкротства, часто в положениях о прекращении действия или рядом с ними. Например, «в случае, если какая-либо из сторон выполняет уступку в пользу кредиторов, или подает заявление о банкротстве (добровольном или принудительном) или о реорганизации, или становится неплатежеспособной или неспособной выплатить свои долги при наступлении срока их погашения, тогда другая сторона может расторгнуть настоящее Соглашение немедленно после уведомления другой стороны.”

В этом примере у лицензиата будет право, но не требование, расторгнуть лицензионное соглашение, прекратить платить лицензионный сбор, а также прекратить использование товарного знака. Предполагая, однако, что лицензиат не желает прекращать действие лицензии и хочет продолжать использовать товарный знак (или если в лицензионном соглашении не говорится о банкротстве вообще), лицензиат должен перейти к шагу номер два.

Во-вторых, обратите внимание на недавнее решение Верховного суда США по делу Mission Product Holdings, Inc.v. Темпнология, ООО. Почему? Потому что, как ни странно, товарные знаки не включены в определение «интеллектуальной собственности» Кодекса о банкротстве. Раздел 365 (n) кодекса дает большинству лицензиатов «интеллектуальной собственности» (патенты, авторские права и коммерческая тайна) возможность прекратить действие своих лицензий или продолжить работу в соответствии с ними в течение всего срока и любых продлений, даже после того, как лицензиар подал заявление о банкротстве. защиты и отклоняет лицензионное соглашение.

Лицензиаты товарных знаков не включены в определение «интеллектуальной собственности» Кодекса.В решении Верховного суда по делу «Миссия продукт» разъясняется, что к лицензиатам товарных знаков (неисключительная лицензия на товарные знаки), несмотря на отсутствие четких формулировок в Кодексе о банкротстве, теперь следует обращаться так же, как и с другими лицензиатами, чьи контракты отклонены в результате банкротства. Другими словами, лицензиаты товарных знаков теперь имеют возможность продолжить использование лицензированного товарного знака (и уплатить лицензионный сбор) или рассматривать лицензию как прекращенную, даже если владелец / лицензиар отклоняет лицензию в случае банкротства. Это выбор лицензиата.

Однако имейте в виду, что, хотя лицензиар / должник не может аннулировать лицензию, если лицензиат решит продолжить использование лицензированного товарного знака, отказ лицензиара / должника означает две вещи: он позволяет лицензиару / должнику прекратить выполнение оставшихся обязательств. по лицензионному соглашению и позволяет лицензиату требовать возмещения убытков. Хотя это прямо не рассматривается в деле о продукте миссии, аналогично 11 U.S.C. § 365 (n), обязанность лицензиата товарного знака производить текущие платежи роялти не ослабевает.

В-третьих, рассмотрите возможность предложения о покупке товарного знака от владельца или конкурсного управляющего, управляющего роспуском или реорганизацией. Во всех случаях таблицы, поданные вместе или после подачи заявления о банкротстве, должны включать в себя список всей собственности должника, включая интеллектуальную собственность, такую ​​как товарные знаки и регистрации. Даже если должник не может должным образом указать свой товарный знак, как лицензиат вы знаете, что права на товарный знак фактически принадлежат должнику.В зависимости от типа банкротства и размера задолженности товарный знак может быть выставлен на продажу.

Приведенная стоимость будущих лицензионных платежей — это приблизительная оценка стоимости товарного знака. Не забудьте также привлечь своего юриста по товарным знакам, потому что вы должны убедиться, что приобрели все права на товарные знаки, регистрации и репутацию. Договор купли-продажи не должен быть сложным, но он должен быть оформлен правильно, так как предыдущий владелец может вскоре больше не существовать, чтобы исправить что-то упущенное.Наконец, лицензиат товарного знака должен помнить о дополнительных положениях Кодекса о банкротстве, которые регулируют продажу имущества при банкротстве (например, 11 U.S.C. §363), и что любая предполагаемая продажа будет зависеть от «более высоких и лучших предложений». В случае, если лицензиат товарного знака желает приобрести товарный знак, ему следует тщательно структурировать предложение с учетом того, чтобы препятствовать конкурирующим предложениям.

Полный PDF-файл

Воспроизведено с разрешения Закона Bloomberg , эта статья опубликована авг.19, 2020.

Сохранение прав интеллектуальной собственности в лицензиях: изменения в Законе о банкротстве и несостоятельности и в Законе о кредитных организациях

Как мы сообщали на прошлой неделе, 1 ноября 2019 года, поправки к Закону о банкротстве и несостоятельности (« BIA ») [1] и Закон о кредитных организациях компаний (« CCAA ») [2] вступили в силу, которые, среди прочего, касаются прав интеллектуальной собственности (« IP ”) лицензиатов.В соответствии с Законом об исполнении бюджета от 2018 г., № 2 , эти поправки защищают права лицензиатов ИС в случае несостоятельности лицензиаров ИС, разъясняют приемлемые методы ведения бизнеса и предотвращают неправомерное использование прав ИС. [3] Хотя BIA и CCAA не дают официального определения ИС, канадские права ИС определены в статутах ИС, а также в других нормативных актах и ​​вспомогательной судебной практике [4].

Новое законодательство вносит существенные изменения в лицензионные права интеллектуальной собственности в контексте несостоятельности.Согласно предыдущему законодательству, очень ценные интеллектуальные активы компании могли побудить компанию воспользоваться пробелами в законодательной защите, которые создают стимулы для выбора конкретных форумов реструктуризации для использования ценности лицензированной интеллектуальной собственности [5]. Согласно новым положениям BIA и CCAA [6], по крайней мере теоретически, режим лицензионных прав ИС должен быть практически идентичным, независимо от типа производимой процедуры несостоятельности или банкротства.

Исторический подход

До недавних поправок к BIA и CCAA поправка 2009 г. к BIA и CCAA ограничивала право должника отказываться от лицензионных соглашений по интеллектуальной собственности, если было подано уведомление о намерении или предложение и лицензиат продолжил для выполнения своих обязательств по соглашению в отношении использования IP.В случае конкурсного производства и банкротства обязательства по выдаче лицензий на интеллектуальную собственность были оставлены на усмотрение общего права. В результате суды рассматривали лицензионные соглашения в области интеллектуальной собственности в контексте конкурсного производства просто как создание договорных соглашений между сторонами, а не как установление какой-либо формы прав собственности [7].

Подход общего права к лицензированным правам ИС во время конкурсного производства был изложен Высшим судом Онтарио (коммерческий список) в деле Body Blue Inc. [8] В Body Blue Inc. право собственности на определенную ИС было передано получателем новому владельцу в соответствии с постановлением об утверждении и передаче прав. Новый владелец выдвинул приказ о передаче прав собственности на ИС и прекращении действия некоторых невыполненных договорных или лицензионных прав. Другая сторона, Herbal Care, утверждала, что у них есть исключительная лицензия на производство и продажу интеллектуальной собственности, и что на лицензию не повлияло утверждение и распоряжение о передаче прав. Суд отметил, что Herbal Care не представила никаких доказательств в поддержку какой-либо имущественной заинтересованности в ИС, и заявил следующее: [9]

Однако, даже если оно установлено, лицензионное соглашение создает только договорное соглашение между сторонами.Даже если предоставление Herbal Care на рынок и продажу было истолковано как традиционная лицензия, это не тот случай, когда Herbal Care приобрела имущественный интерес в таком праве.

Суд постановил, что новый владелец признал ИС свободным и свободным от предполагаемых лицензионных прав, и пришел к выводу, что Herbal Care не имеет никаких имущественных прав на такую ​​ИС.

Действие поправок

Новые положения BIA и CCAA изменяют вышеупомянутый исторический процесс, в соответствии с которым получатели могут отказываться от лицензий на интеллектуальную собственность после утверждения и выдачи ордеров на передачу прав собственности на интеллектуальную собственность третьим сторонам.В отличие от предыдущего метода общего права, новые положения BIA и CCAA обеспечивают большую уверенность для лицензиатов ИС, устраняя законодательные пробелы в процедурах несостоятельности или реструктуризации. В частности, новые положения расширяют защиту прав лицензиатов ИС на все виды ликвидационных процедур, включая банкротства, конкурсное производство и продажу активов, при этом есть исключение из договорных прав на отказ от ответственности, предоставляемых должнику. Недавние поправки пытаются создать определенность для лицензиатов ИС, в частности, поскольку лицензионное право будет сохраняться независимо от того, как обрабатывается лицензионная ИС, в том числе если ИС продается, отчуждается, отказывается от прав или передается другому лицу в связи с любыми процедурами несостоятельности или реструктуризации в рамках BIA и CCAA.[10]

Однако защита, обеспечиваемая новыми положениями BIA и CCAA, имеет свои пределы. Хотя эти новые положения расширяют защиту лицензионных прав ИС, лицензиаты должны знать, что новые положения не обязательно гарантируют защиту стоимости лицензированной ИС. Например, лицензиат может иметь неисключительную лицензию, предоставленную владельцем товарного знака на использование такого товарного знака. Если владелец товарного знака становится объектом судебного разбирательства в соответствии с BIA или CCAA, защита прав лицензиата на продолжение использования товарного знака в соответствии с условиями лицензии предоставляется новым законодательством.Однако, если право собственности на товарный знак будет продано покупателю, который затем использует этот товарный знак в сочетании с товарами и / или услугами, которые уступают тем, с которыми он был первоначально связан, стоимость самого товарного знака может уменьшиться. Следовательно, лицензиат товарного знака может обнаружить, что, хотя он все еще может использовать лицензированный товарный знак, стоимость такого товарного знака может внезапно стать меньше, чем она была ранее.

Лицензиатам ИС следует проявлять осторожность, если они подозревают, что лицензиар ИС рискует стать неплатежеспособным, поскольку новые законодательные поправки не смогут сохранить ценность лицензированной ИС во всех ситуациях.Новые положения, тем не менее, знаменуют собой шаг к большей уверенности для лицензиата ИС в том, что его права сохранятся в большем количестве судебных разбирательств в соответствии с BIA и CCAA. [11]

---

[1] R.S.C. 1985, г. В-3.

[2] R.S.C. 1985, г. С-36.

[3] Порядок исправления 1 ноября 2019 года как день, когда определенные положения двух законов вступают в силу, SI / 2019-90, (2019) C Gaz II 153, онлайн по адресу: .

[4] Эти статуты включают Закон об авторском праве , R.S.C., 1985, c. C-42, Закон о патентах , R.S.C., 1985, c. P-4, Закон о товарных знаках , R.S.C., 1985, c. T-13, Закон о промышленных образцах , R.S.C., 1985, c. I-9, Закон о топографии интегральных схем , S.C.1990, c. 37, и Закон о правах селекционеров , S.C.1990, c. 20.

[5] Мэри Баттери и Джеффри Бичард, «Сложные вопросы относительно прав интеллектуальной собственности при банкротстве », , 2014 AnnRevInsolv 1 at 3.

[6] В BIA были внесены поправки для добавления подразделов 65.13 (9), 72.1 (1), 72.1 (2), 246.1 (1) и 246.1 (2). В CCAA были внесены поправки, чтобы добавить подраздел 36 (8). Эти новые подразделы применяются только в отношении процедур, которые были начаты в соответствии с Законом 1 ноября 2019 г. или после этой даты. Обратите внимание, что эта статья ограничивается обсуждением поправок на английском языке к BIA и CCAA.

[7] См. Golden Opportunities Fund Inc. против Phenomenome Discoveries Inc., 2016 SKQB 306.

[8] Royal Bank v.Body Blue Inc., , [2008] O.J. № 1628 (SCJ [Коммерческий список]) [ Body Blue Inc. ].

[9] Там же , пункты 10 и 15.

[10] Supra примечание 4.

[11] Supra примечание 4.

Верховный суд разъясняет последствия банкротства для лицензий на товарные знаки

White & Case Technology Newsflash

20 мая 2019 года Верховный суд постановил в деле Mission Products Holdings, Inc. против Tempnology, LLC , что отказ должника-лицензиара от лицензионного соглашения о товарном знаке «не лишает лицензиата его прав на использование товарного знака.» ¹ Этот холдинг разрешает давний раскол в Федеральных апелляционных судах по поводу последствий банкротства для лицензий на товарные знаки.

Фон

Tempnology производит спортивную одежду и аксессуары под торговой маркой Coolcore. В 2012 году Tempnology предоставила Mission Products неисключительную лицензию до 2016 года на использование товарных знаков Coolcore в США и за рубежом, но Tempnology подала заявление о банкротстве в 2015 году, до истечения срока действия лицензионного соглашения.Суд по делам о банкротстве разрешил компании Tempnology отказаться от соглашения с компанией Mission Products в соответствии с законом 11 U.S.C. § 365 (а). ²

Раздел 365 (а) Кодекса о банкротстве предусматривает, что должник или доверительный управляющий может, при условии одобрения суда, принять или отклонить любой «исполнительный контракт» — контракт, в котором некоторое исполнение остается обязательным для обеих сторон. В результате должник или доверительный управляющий решат, стоит ли поддерживать исполнительный договор, то есть является ли он чистым активом или чистым обязательством перед имуществом.Хотя осуществление этого права подлежит одобрению суда, решение о заключении контракта или отказе от него пользуется широким уважением. Если исполнительный договор отклоняется, § 365 (g) предусматривает, что отказ представляет собой «нарушение» со стороны должника, и контрагент может подать в суд и требовать возмещения убытков от имущества.

Хотя Кодекс о банкротстве специально защищает определенные виды прав интеллектуальной собственности при отклонении контракта (включая патенты, коммерческую тайну и авторские права), определение «интеллектуальной собственности» в Кодексе о банкротстве («Кодекс») не включает товарные знаки. ³ Согласно § 365 (n), лицензиат интеллектуальной собственности, чье согласие было отклонено, может принять решение сохранить свои права на интеллектуальную собственность при условии, что он уплачивает роялти в течение срока действия договора. ⁴

Раздел 365 (n) был добавлен в Кодекс, чтобы противостоять решению Четвертого судебного округа Lubrizol Enterprises., Inc. против Richmond Metal Finishers, Inc. (1985), в котором говорилось об отказе в выдаче патентной лицензии должником-лицензиаром. аннулировал права лицензиата на патент. ⁵ В этом деле, как и во многих других, Суд по делам о банкротстве исходил из отрицательного вывода о том, что отсутствие товарных знаков из § 365 (n) означает, что правило Lubrizol не было отменено законом применительно к товарным знакам. Таким образом, отказ Tempnology от контракта означал отмену права Mission Products на использование товарного знака Coolcore. ⁶

Апелляционная комиссия по делам о банкротстве отменила решение, опираясь на решение Седьмого округа Sunbeam Products против Chicago American Manufacturing, LLC (2012). ⁷ В Sunbeam судья Истербрук постановил, что отказ в выдаче лицензии на товарный знак представляет собой нарушение договора, и, как в контексте банкротства, так и вне его, «нарушение лицензиара не прекращает права лицензиата на использование интеллектуальной собственности». ⁸

Апелляционный суд первого округа отклонил это толкование, вместо этого опираясь на Lubrizol и отделяя товарные знаки от других форм ИС в контексте банкротства. ⁹ Товарные знаки требуют от лицензиара постоянных обязательств по мониторингу качества товаров, связанных с лицензированным товарным знаком, что возлагает бремя на имущество должника, чего, по мнению Первого округа, Конгресс намеревался избежать, предоставив лицензиару возможность отказаться от договора. ¹⁰

Темпнологический холдинг

После предоставления certiorari для разрешения этого раскола между Первым и Седьмым округами, Верховный суд в заключении, вынесенном судьей Каганом, постановил, что компания Tempnology не может отменить в случае банкротства лицензию на товарный знак, которую она ранее предоставила. ¹¹ В частности, Суд постановил, что «[r] расторжение контракта — любого контракта — при банкротстве действует не как расторжение, а как нарушение». ¹² Поскольку «нарушение» не является «специализированным термином о банкротстве», сохраняется традиционное правило, согласно которому потерпевшая сторона «сохраняет права, полученные по соглашению». ¹³ Суд отклонил аргумент компании Tempnology о том, что различные разделы Кодекса имели негативный подтекст. Компания Tempnology рассудила, что, поскольку §§ 365 (h) и 365 (n) определяют конкретные категории договоров, в которых контрагент сохраняет свои договорные права, несмотря на отказ должника (соответственно, аренда недвижимости и интеллектуальная собственность, за исключением товарных знаков), отказ должника любого другого контракта прекращает права контрагента. ¹⁴

В ответ на этот аргумент Суд проанализировал законодательную историю § 365 и обнаружил, что различные положения, определенные Tempnology, «возникли в разное время» и «реагировали на дискретную проблему — как правило, исправляя судебное решение именно то, чего требует Темпнология.« ¹⁵ Соответственно,« Конгресс вводил в действие положения, когда и когда это было необходимо, чтобы усилить или прояснить общее правило, согласно которому договорные права остаются в силе при отказе ». ¹⁶ Суд постановил, что в § 365 (n) явно не упоминается товарный знак. лицензии не приводят к негативному выводу о том, что Конгресс намеревался рассматривать отказ должника от лицензии на товарный знак как прекращение прав лицензиата. ¹⁷

Эксклюзивность

Один момент, по которому Суд промолчал, заключается в том, сохранится ли исключительность лицензии в случае выдачи исключительной лицензии на товарный знак в случае отказа.В отношении других категорий интеллектуальной собственности, защищенных § 365 (n), в статуте прямо указано, что исключительность остается в силе. Кто-то может возразить, что обязательство воздерживаться от предоставления дополнительных прав другим лицензиатам является обязательством лицензиара, от которого лицензиар может отказаться после отказа, при условии только претензий до подачи заявления о возмещении ущерба и, следовательно, только явных положений § 365. (n) позволить такой исключительности выжить.

С другой стороны, аргументация большинства, сформулированная судьей Каганом, указывает на то, что Суд может придерживаться противоположной точки зрения и что исключительные права для лицензиатов товарных знаков также должны оставаться в силе при отклонении.Суд отметил, что согласно § 365 (g) конкурсная масса «не может владеть чем-либо большим, чем сам должник вне банкротства». ¹⁸ Таким образом, права должника не должны расширяться в результате подачи заявления о банкротстве. Следовательно, будущий суд может постановить, что, если лицензиар не имел права выдавать дополнительные лицензии на товарный знак до банкротства, банкротство не расширило бы права такого лицензиара.

Последствия

Решение Tempnology имеет очевидные последствия для лицензиатов товарных знаков, которые должны оценивать контрагентные риски лицензиаров своих товарных знаков. Tempnology не может устранить риски, возникающие в результате банкротства лицензиара товарного знака, но значительно снижает их. Обанкротившийся лицензиар товарного знака больше не может лишать лицензиата права лицензиата на дальнейшее использование товарных знаков. Более того, имущественная масса лицензиара теперь может с меньшей вероятностью отклонить лицензионное соглашение о товарных знаках, потому что такой отказ, вероятно, только снизит стоимость товарных знаков, поскольку защита контроля качества может исчезнуть в результате такого отклонения.

Tempnology также может иметь значение для компаний, стремящихся к реструктуризации до потенциальной реорганизации банкротства. Банкротство организации, владеющей активами товарных знаков, не обязательно поставит под угрозу внутрифирменные лицензии на эти товарные знаки другим подразделениям предприятия. С другой стороны, способность холдинговой компании сохранять и обеспечивать соблюдение таких товарных знаков все еще может быть поставлена ​​под угрозу банкротством, а также утратой стоимости собственности самих товарных знаков.Более того, как указывалось выше, эксклюзивность таких внутрикорпоративных лицензий все еще остается неопределенной.

Заключение

Хотя Tempnology не решает все оставшиеся без ответа вопросы лицензий на интеллектуальную собственность при банкротстве, он ответил на ключевой вопрос и может указать направление для других постановлений своим строго сформулированным мнением о том, что вступление в банкротство не должно сужать или расширять права компании. лицензиар. Стоит подумать, будет ли Суд в конечном итоге применять ту же точку зрения к лицензиатам, которые вступают в банкротство, где также остается некоторая неопределенность в соответствии с действующим законодательством.В дальнейшем практикующим специалистам необходимо будет тщательно обдумать все решения при реструктуризации компаний, в которых лицензии на товарный знак и другую интеллектуальную собственность между организациями имеют существенное значение для операционной деятельности.

¹ 587 США ____, 1 (2019).
² In re Tempnology , LLC, 541 B.R. 1, 7 (Bankr. D.N.H.2015).
³ См. 11 U.S.C. § 101 (35A).
⁴ 11 U.S.C. § 365 (п).
⁵ 756 F.2d 1043, 1048 (4-й округ 1985 г.).
⁶ In re Tempnology , LLC, 541 B.R. в 7–8.
⁷ In re Tempnology LLC, 559 B.R. 809, 819–22 (B.A.P. 1st Cir. 2016) (со ссылкой на Sunbeam Prods. V. Chi. Am. Man., LLC, F.3d 372 (7th Cir. 2012)).
⁸ Sunbeam, F.3d at 376–77 (цитируется §365 (g)).
⁹ In re Tempnology , LLC, 879 F. 3d 389, 394–95 (1st Cir. 2018).
¹⁰ Ид. на 402–403.
¹¹ Судья Каган присоединился к своему решению Верховного судьи Робертса, а также судей Томаса, Гинзбурга, Брейера, Алито, Сотомайора (автора согласования) и Кавано.Судья Горсуч выразил несогласие на том основании, что дело было спорным.
¹² Mission Prod. Holdings, Inc. против Tempnology , LLC, 587 U. S. ____, at 8.
¹³ Id. на 8, 10.
¹⁴ ид. на 12.
¹⁵ ид. на 13.
¹⁶ ид.
¹⁷ Идентификатор . на 14.
¹⁸ ид. at 11.

Эта публикация предоставлена ​​для вашего удобства и не является юридической консультацией.Эта публикация защищена авторским правом.
© 2019 White & Case LLP

COVID-19 — Примите меры для защиты прав интеллектуальной собственности во время банкротства

Переход в новую среду

Не секрет, что вспышка коронавируса нанесла неисчислимый ущерб, бедствия и нарушения мировой экономике, что заставило многие компании задуматься над соответствующими вариантами реструктуризации.

Учитывая нынешний климат и экономическую неопределенность, настало время пересмотреть соглашения о коммерческих и технологических сделках, чтобы определить последствия, которые заявление о банкротстве может иметь для важнейших компонентов прав интеллектуальной собственности («Права ИС»), на которые выдаются лицензии, или лицензировано потенциальным должником в заявлении о банкротстве по главе 11.В этой статье представлен (i) обзор обращения с правами интеллектуальной собственности при банкротстве, включая режим исполнения контрактов на интеллектуальную собственность при банкротстве, и (ii) упреждающие меры, которые контрагенты по соглашениям об интеллектуальной собственности могут предпринять для защиты своей позиции до заявление о банкротстве контрагентом по договору.

Что значит отказаться от договора о банкротстве

В целом, Кодекс США о банкротстве (11 U.S.C. Раздел 365) позволяет должнику в случае банкротства (при условии одобрения суда) принять (или принять и передать третьему лицу) или отклонить любой «исполнительный договор» должника.В этом контексте исполнительный контракт означает контракт, по которому материальные обязательства остаются в силе с обеих сторон.

Если должник решает принять такой договор, то Кодекс США о банкротстве требует, чтобы должник устранял любые дефолты в соответствии с ним (или предоставлял адекватные гарантии быстрого исправления). По сути, это означает, что должник выплатит любые суммы, причитающиеся по этому контракту, и контракт будет оставаться в полной силе между должником — или цессионарием — и соответствующим контрагентом. Если должник решает отказаться от такого договора, эффект отказа заключается в том, что (i) должник больше не должен выполнять свои обязательства по нему, (ii) отказ представляет собой нарушение (не прекращение) договора непосредственно перед датой подписания. заявление о банкротстве (так что контрагент имеет права, предусмотренные контрактом в случае нарушения, а не расторжения) и (iii) отказ вызывает требование о возмещении убытков со стороны не нарушившей стороны (и такое требование предоставляется такое же обращение в деле о банкротстве со всеми другими необеспеченными требованиями, что часто означает, что он получает часть своей суммы требования).

Режим прав интеллектуальной собственности и связанных с ними соглашений в соответствии с Кодексом о банкротстве

Режим исполнительных контрактов на интеллектуальную собственность при банкротстве в США является отклонением от общего правила, согласно которому должник может свободно принимать и уступать исполнительные контракты, оставляя контрагенту по контракту исключительно необеспеченное требование о возмещении убытков. Если должником является лицензиат , способность должника принять и передать принудительный договор интеллектуальной собственности зависит от того, где было возбуждено дело о банкротстве в Соединенных Штатах, поскольку некоторые суды установили, что лицензиар, который не дает согласия на уступка может успешно помешать лицензиату-должнику уступить патент, авторское право или лицензию на товарный знак третьей стороне во время дела о банкротстве.

В отношении должника как лицензиара , Раздел 365 (n) Кодекса о банкротстве предусматривает особые меры защиты. Чтобы соответствовать требованиям Раздела 365 (n), рассматриваемый договор должен соответствовать как (i) «интеллектуальной собственности», как это определено в кодексе о банкротстве, и (ii) исполнительному договору.

(i) «Интеллектуальная собственность» означает (i) коммерческую тайну, (ii) изобретение, процесс, дизайн или установку, охраняемые по разделу 35; (iii) заявка на патент; (iv) разнообразие растений; (vi) определенные авторские работы; или (vii) определенные маски (относящиеся к полупроводниковым чипам).Это определение не включает (i) товарные знаки, (ii) торговые наименования, (iii) лицензии на знаки обслуживания и (iv) иностранные патенты и авторские права.

(ii) Что касается исполнительного характера контрактов на интеллектуальную собственность , суды обычно широко рассматривают текущие обязательства и пришли к выводу, что выдача лицензии сама по себе является продолжающимся обязательством не предъявлять иск лицензиату. , и защита требований о нарушении были сочтены достаточными для заключения исполнительного договора.Что касается лицензиата, то обязательства по выплате роялти, конфиденциальности и возмещения убытков были признаны существенными текущими обязательствами.

Если контракт соответствует требованиям Раздела 365 (n), это положение предусматривает, что до тех пор, пока лицензиар-должник не откажется от соглашения об интеллектуальной собственности, по запросу лицензиата лицензиар-должник должен (в пределах, предусмотренных в таком соглашении) либо выполнять в соответствии с договор или предоставить лицензиату интеллектуальную собственность (опять же, что важно, в объеме, предусмотренном в таком соглашении).Лицензиар-должник не может вмешиваться в предоставленные в нем лицензионные права. Если лицензиар-должник отклоняет договор интеллектуальной собственности, лицензиат может либо (1) рассматривать договор как прекращенный таким отказом и требовать возмещения убытков, либо (2) сохранять свои права по такому договору на период действия договора, включая любые права на продление, при условии, что лицензиат оплачивает свои обязательства по ним. Для ясности: если лицензиат решает сохранить свои права, то лицензиат сохраняет право на дальнейшее использование интеллектуальной собственности, которая существовала на момент подачи дела о банкротстве в течение срока действия лицензионного соглашения, но должник лицензиар не обязан предпринимать позитивные действия в соответствии с применимым исполнительным контрактом на интеллектуальную собственность (за исключением обязательства не предъявлять иски лицензиату за нарушение и нарушения положений об исключительности лицензии), такие как обеспечение технического обслуживания, технологических обновлений и обновлений, консультации, помощь и т. д. services, и лицензиар-должник не будет обязан защищать лицензиата от действий, связанных с нарушением авторских прав.Кроме того, если лицензиат решает сохранить свои права, то должник должен предоставить лицензиату любую интеллектуальную собственность, принадлежащую собственности , в объеме, предусмотренном в контракте .

Профилактические меры по защите прав интеллектуальной собственности во время банкротства

С точки зрения как лицензиата, так и лицензиара, язык основного договора имеет первостепенное значение для понимания воздействия и режима конкретного договора интеллектуальной собственности в U.С. Дело о банкротстве. Таким образом, крайне важно, будь то лицензиар или лицензиат, рассматривать, понимать и анализировать права по ним и использовать любые обсуждения подачи документов до банкротства с контрагентами по контракту для уточнения, дополнения и изменения таких формулировок, которые могут потребоваться в конкретных ситуациях на основе факты и обстоятельства. Многие соглашения о коммерческих и технологических транзакциях, включая соглашения о программном обеспечении, могли быть заключены в то время, когда обе компании были платежеспособными, а банкротство не было большой или надвигающейся проблемой, или переговоры велись группой вне юридического отдела или без юридического представительства или соглашений, которые являются стандартными. «Форма» соглашений, принятых во всей отрасли.Независимо от характера, следующие превентивные меры могут помочь защитить позицию интеллектуальной собственности стороны в случае банкротства:

1. Соглашения о ключах инвентаризации, которые содержат права интеллектуальной собственности, лицензированные компанией или от нее. Положения по обзору, в том числе:

а. Язык в целом для определения того, является ли исполнительный или неисполнительный;

г. Срок действия и условия продления;

г. Сдерживающие выражения для отказа от соглашения или других обязательств;

г. Обеспечение соблюдения прав интеллектуальной собственности после подачи заявления о банкротстве;

e.Положения о переуступке;

ф. Триггеры для прекращения и есть ли какие-либо положения об ускорении;

г. Договорные положения, касающиеся предоставления и прав на основную интеллектуальную собственность;

ч. Улучшение сроков оборачиваемости; и

и. Структура оплаты лицензионных сборов, платы за обслуживание и обязательств по роялти.

2. Рассмотреть возможность пересмотра ключевых условий, которые могут повлиять на компанию в случае банкротства, включая расширение прав на базовую интеллектуальную собственность и возможность заключения соглашений об условном депонировании.

3. Рассмотрите возможность получить обеспечительный интерес в Правах интеллектуальной собственности или иным образом приобрести их (что потребует анализа связанных рисков с учетом сроков и конкретной фактической ситуации).

НАША КОМАНДА

Группа

King & Spalding по корпоративному праву, финансам и инвестициям и группа интеллектуальной собственности и имеет обширный опыт решения вопросов, связанных с правами интеллектуальной собственности, с которыми сталкиваются предприятия во время банкротства, наряду с оценкой и обсуждением прав интеллектуальной собственности в коммерческих соглашениях и соглашениях о технологических сделках.В нашу команду входят уважаемые партнеры, консультанты и единомышленники, которые вместе работают над решением сложных вопросов, возникающих в результате банкротства и затрагивающих права интеллектуальной собственности. У нас есть практическая перспектива, чтобы помочь нашим клиентам понять последствия текущих событий и стратегические соображения в каждом конкретном случае.

Защита от банкротства и обеспечение соблюдения прав интеллектуальной собственности

Родственная практика и юрисдикция

19 февраля 2020 г., среда

При заключении совместного предприятия или других текущих договорных отношений, в которых интеллектуальная собственность («ИС») является центральным элементом ценностного предложения, стороны должны надеяться на лучшее и планировать худшее.Банкротство инвестора или получателя финансирования, покупателя или продавца, продавца или покупателя может серьезно угрожать этому ценностному предложению. Хотя на самом деле не существует такой вещи, как «защита от банкротства», риски можно снизить с помощью ряда подходов. Нижеследующее не является взаимоисключающим, но доступность того или иного или всего будет зависеть от конкретных обстоятельств и относительных сильных сторон и проблем вовлеченных сторон.

Обеспечительный интерес s — Обычно залог является важным элементом для кредиторов, но если кто-то рассчитывает на выполнение обязательств владельцем / держателем ИС, то обеспечительный интерес в этом ИС может дать преимущества, если есть проблема платежеспособности собственника / держателя в будущем.Обязательства по контрактам, в дополнение к обязательствам по выплате, могут быть обеспечены. Обратите внимание, что привязанность и совершенство обеспечительных интересов варьируются в зависимости от рассматриваемого обеспечения. Важно правильно понять оба элемента. Банкротство — это не война всех против всех, но оно может напоминать схватку с топором. Приходите подготовленными. Патенты, авторские права, товарные знаки и связанные с ними личные имущественные интересы имеют свои отдельные соответствующие траектории в статуте и прецедентном праве. Знание различий поможет вам сориентироваться.

«Удаленные» структуры банкротства — При использовании этого инструмента необходимо учитывать два основных элемента: 1) защита активов и 2) управление собственниками активов. У каждого есть своя роль, и каждый имеет разную практическую эффективность.

IP-депонирование — Это обычное дело в связи с исходным кодом программного обеспечения, но не обязательно ограничиваться этой сферой. Идея состоит в том, чтобы заранее защитить доступ к ИС таким образом, чтобы снизить риски банкротства, связанные с тем, что ИС является «имуществом» должника.

Контрактные положения, связанные с Кодексом о банкротстве — Кодекс о банкротстве и его толкование устанавливают исходные условия, определяющие, будет ли и как будет осуществляться обработка прав интеллектуальной собственности в процессе банкротства. Условиями контрактов и фактами «на местах» можно управлять таким образом, чтобы снизить риск неопределенности. Подробное описание сторон и прямые ссылки на соответствующие разделы Кодекса о банкротстве могут создать более эффективные доказательства и правовые пути, если стороны позже окажутся в ситуации банкротства.

Понимание исполнительных договоров — Является ли договор (лицензионный или иной) «исполнительным договором» (как этот термин используется в Кодексе о банкротстве) будет влиять на относительные права и обязанности сторон в банкротстве.